近年来,注册商标与商品通用名之间的纠纷呈上升趋势。此类纠纷不仅出现在大量的商标授权与确认行政案件中,而且在商标侵权知识产权诉讼和使用商标不构成侵权的确认中也屡见不鲜。这不仅反映了人们对知识产权及其保护的日益重视,也体现了商标所有人的专有权与商标使用者的利益之间的纠纷,商标使用者认为通用名的使用是一种社会公共资源。

注册商标与商品的通用名称可以相互生成。商标可以演变为商品的总称。通用名可以通过使用获得显著性而注册为商标。因此,面对商标所有者和商标使用者的利益,如何识别和确定商品通用名与注册商标的界限,对于创业者在新产品营销过程中具有重要意义,如何保证自己的品牌不成为商品的通用名,是创新型企业发展中不可回避的问题。

通用名是反映一种商品或服务与另一种商品或服务的根本区别的标准化术语。同一行业的生产者和经营者可以使用通用名称。因此,通用名称应具有以下特征:

(1) 通用名称反映商品或服务的物理特性,并将商品或服务与公共商品或服务的来源区分开来;

(2) 通用名称清晰,相对统一;

(3) 一般名称是行业经营者常用的商品名称,特殊商品名称不是一般名称。

根据《商标法》第十一条一款一项的规定,商品的通用名不得注册为商标。《人民法院关于审理商标授权确认行政案件若干问题的意见》(以下简称《意见》)第七条一款规定:“人民法院审理争议商标是否为共同名称,应当审查其是否属于共同名称合法或传统的商品名。依照法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名的,认定为通用名。如果有关公众普遍认为某一名称可以指代某一种商品,则应将其认定为普通名称。在专业工具书和词典中列为商品名称的,可以作为识别通用名称的参考,对于商品通用名称的识别,我们可以全面把握以下几个方面:

(1) 时间基点

《意见》第八条规定,对争议商标是否属于共同名称的审查和判断,一般以提出商标注册申请时的事实状况为依据。但在商标申请过程中,如果事实状况发生变化,应根据变化后的实际情况确定。商标在申请时不属于通用名,但在核准注册时已经成为通用名的,仍应当认定为商品的通用名;商标在申请时属于该商品的通用名,但在核准注册时不再是通用名的,不妨碍其取得注册。

(2) 地理范围

共同名称范围的确定,在司法实践中有一个不断发展和完善的过程。在司法实践中,有人认为商品共同名称应坚持其地域普遍性的特点,仅在部分地区使用的名称不能认定为商品共同名称。还有一种观点认为,应当以国家通用名作为识别通用名的原则,以特定市场条件下的通用名或恶意注册名作为识别通用名的例外。《意见》第七条第二款规定,“公约确立的共同名称,一般由全国有关公众的共同理解来判断。对于相关市场中由于历史传统、当地风俗习惯、地理环境等原因而存在的固定商品,相关市场中的共同称谓可以认定为共同名称。”

(3) 判断主体

与共同名称认定的地区标准相联系,共同名称的认定是共同名称认定的主体。俗名是指国家或某一行业所共有的、反映一种商品与另一种商品本质区别的规范化称谓。如果有关公众普遍认为某一名称可以指代某一种商品,则应将其认定为普通名称。消费者不是识别通用名的相关公众,我国特定地区、特定行业的生产经营者也可以是通用名的确定主体。

(4) 语言因素

在确定通用名时,应考虑语言等因素。由于争议商标为外来词,在判断词义时应考虑中国公众的一般理解能力。对于罕见的外来词,如果中国公众对英语的一般理解能力,通常不理解外来词的具体含义,就不会根据其汉语含义来确定。

(5) 主观故意

商品通用名的形成除法律、国家标准和行业标准的规定外,主要取决于市场的客观使用。因此,商品总称的认定不能仅仅基于或仅仅基于某一特定市场主体的使用。只有商品所在地的相关公众使用名称指代商品时,才能认定该名称为该商品的通用名称,而不是仅仅依据商标注册申请人的主观故意。事实上,当事人的主观故意并不影响对收录共同名称在内的商标区别特征的判断,应当以市场的客观现实为依据。

商标所有人已采取保护措施。商标与普通名称的根本区别在于能否区分商品或服务的来源。特定主体采取的保护措施越严格,标识因其来源独特(虽然可以不申请注册)而成为商标的可能性就越大;而原本具有区分商品功能的标识因其来源独特而被非特定主体广泛使用的可能性就越大权利主体没有采取有效的保护措施,丧失了区分和共名的功能。

商标权人的举证责任。提出共同名称抗辩的一方,应当对有关标识属于共同名称承担举证责任。在证明标准上,需要符合《关于认定两类共同名称的意见》的要求。权利人反驳共同名称抗辩的,除证明被告侵权人的证据不符合上述证明标准外,还需要证明商标的使用和采取的保护措施,以证明商标具有区分商品或者服务来源的意义。

商品的通用名称不具有识别商品来源的功能。如果将商品的共同名称作为商品的商标,那么商标的识别功能就不能发挥作用。因此,商品的通用名不能被企业用作商标,否则可能损害公共利益。因此,商标注册人无权禁止他人正确使用通用名称。在使用商品的通用名时,不仅收录国家标准或行业标准,而且已经列入或记载在专业工具书中的名称,收录已经建立并被公众普遍使用的代表某种商品的名称,也可以认定为通用名。共同名称的认定是对市场发展现状的客观评价,而不是基于市场主体主观目的的简单认定。